Allgemein

Auslizenzierungspraxis von Universitäten

In § 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen („ArbEG“) sind die Besonderheiten bezüglich Beschäftigten an Hochschulen geregelt. Hinsichtlich der Vergütung sieht § 42 Nr. 4 ArbEG vor, dass im Falle der Verwertung der Erfindung durch den Dienstherrn, d. h. die Universität, die Vergütung des hochschulangehörigen Erfinders 30% der erzielten Einnahmen beträgt. Die Terminologie „durch die Verwertung erzielten Einnahmen“ ist nicht näher definiert. Nach der Gesetzesbegründung ist hierunter der erzielte Verwertungserlös zu verstehen. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und -verwertungskosten soll dabei nicht erfolgen.

30. September 2014

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Es handelt sich somit um den Bruttoertrag der tatsächlichen Einnahmen, wobei die Hochschule das Risiko einer kostendeckenden Verwertung trägt. In der Regel sind dies die Lizenzzahlungen oder der Kaufpreis des Patents. Im Rahmen des Urteils „Genveränderungen“ vom 5.2.2013 (Az.: X ZR 59/12) urteilte der Bundesgerichtshof („BGH“), dass zu den Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG nicht nur Geldzahlungen gehören, „sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlangt“. Übernimmt der Lizenznehmer z. B. auf eigene Kosten die Begründung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung von Schutzrechten zugunsten des Dienstherrn, so rechnet der BGH auch diese Ausgaben des Lizenznehmers zu den „sonstigen geldwerten Vorteilen“ der Universität hinzu. Der BGH argumentiert, dass der Universität ein Vermögensvorteil zufließe, der bei der Bemessung der Vergütung zu berücksichtigen sei.

„Auch wenn die Intention des BGH, die Erfinder an Hochschulen umfassend an den patentierten Erfindungen partizipieren zu lassen, verständlich und nachvollziehbar ist, so schießt die Begründung über das Ziel hinaus“, so Peter Homberg und Judith Heimbürger von Dentons. „Eine Berücksichtigung der vom Lizenznehmer übernommen Patentkosten führt dazu, dass die Universität im Ergebnis eine angepasste Arbeitnehmererfindervergütung zu zahlen hat, ohne dass entsprechende tatsächliche Einnahmen vorliegen.“ Von erzielten Einnahmen könne in diesem Zusammenhang keine Rede mehr sein. Insbesondere, da es nach dem BGH-Urteil unerheblich ist, ob sich die Übernahme der Patentkosten durch den Lizenznehmer in niedrigeren Lizenzgebühren widerspiegelt. Des Weiteren wird auch die Konstellation nicht berücksichtigt, dass für die Universität eine Anmeldung im Ausland – zu der sie nicht verpflichtet ist – keinen Sinn macht, der Lizenznehmer dies jedoch wünscht und daher diese Kosten übernimmt. „In diesem Fall müsste die Universität über die vereinnahmten Lizenzgebühren hinaus den Erfinder an einem aufgezwungenen, angeblichen geldwerten Vorteil beteiligen“, sagen die IP-Experten. Es bleibt der Universität nach dem BGH-Urteil nur die Möglichkeit, alle Patentkosten selbst zu zahlen, wenn sie vermeiden will, 30% nicht vereinnahmter geldwerter Vorteile an die Erfinder auskehren zu müssen. „Letztendlich ist daher der Gesetzgeber gefragt, im Rahmen einer Gesetzesreform eine eindeutige Regelung festzulegen“, erläutern Homberg und Heimbürger. „Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass 30% der Bruttoerträge oftmals weit mehr als die Hälfte der Nettoerträge darstellen können, und somit ein zusätzliches Aufbringen von tatsächlich nicht zugeflossenen geldwerten Vorteilen ein erhebliches Problem für die Universitäten und somit für die Innovationsförderung darstellen kann.“

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